특허침해 경고장, 무효심판·회피설계·라이선스 중 무엇을 선택해야 하나요? 대응 전략 비교

결론: 정답은 하나가 아니라, 승산과 실익의 조합입니다

특허침해 경고장에 대응할 때 가장 중요한 것은 법적으로 이길 수 있는가와 사업에 무엇이 가장 유리한가를 함께 따지는 것입니다. 이길 수 있어도 소송 비용과 시간이 사업에 더 큰 타격이 될 수 있고, 질 가능성이 있어도 협상으로 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

1. 특허무효심판: 특허 자체를 무너뜨리기

상대방 특허가 등록 요건을 갖추지 못했다면, 과거 특허문헌이나 학술논문에서 선행기술을 찾아 신규성·진보성을 다툴 수 있습니다(특허법 제133조). 무효 심결이 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로 봅니다. 상대방의 침해 주장을 근본적으로 무너뜨리는 방법입니다.

다만 상대방은 청구항을 줄이는 정정청구로 방어할 수 있고, 심판과 소송까지 가면 시간이 걸립니다. 실제로 특허심판원에서 '유효'로 판단된 특허를 특허법원에서 뒤집은 사례도 있습니다. → 엘리베이터 무선통신 중계 시스템 특허 무효 사례

2. 회피설계: 청구범위에서 벗어나기

제품의 기술 구성을 바꿔 상대방 특허의 청구범위에서 벗어나는 방법입니다. 특허침해는 청구항의 구성요소를 모두 갖춰야 성립하므로, 핵심 구성요소 하나를 피하면 침해에서 벗어날 수 있습니다.

다만 단순히 부품 하나를 바꾸는 것으로는 부족할 수 있습니다. 바꾼 구성이 과제 해결 원리와 작용효과가 실질적으로 같고 쉽게 바꿀 수 있는 정도라면 균등침해가 인정될 수 있기 때문입니다. → 청구항이 좁으면 특허침해를 주장할 수 없나요?

그래서 회피설계는 설계 변경 비용과 남는 소송 위험을 비교해야 하고, 변경 전후 설계를 특허 청구항과 대비한 검토 의견을 남겨 두는 것이 좋습니다.

3. 협상과 라이선스: 합법적으로 계속 쓰기

소송으로 인한 손실이 더 크다면, 적정한 실시료를 내고 합법적으로 기술을 쓰는 편이 유리할 수 있습니다. 협상에서는 무효 가능성, 회피설계 가능성, 실제 침해 범위가 실시료를 낮추는 근거가 됩니다. 위 두 전략을 검토해 두는 것 자체가 협상력입니다.

라이선스 계약에서는 실시 범위(제품·지역·기간), 실시료 산정 방식, 과거 실시분 정산, 계약 상대방의 권한(공유 특허라면 공유자 전원 동의)을 꼼꼼히 확인해야 합니다. → 경고장 보낸 사람에게 권한이 있나요?

4. 근거 없는 경고에는 반격도 가능합니다

침해가 명백하지 않은데도 상대방이 거래처나 대리점에 침해 사실을 단정적으로 알려 영업을 방해한다면, 사안에 따라 업무방해·신용훼손 등 형사 문제나 손해배상 청구를 검토할 수 있습니다. 또 특허심판원에 소극적 권리범위확인심판을 청구해 내 제품이 특허 권리범위에 속하지 않는다는 판단을 받아 둘 수도 있습니다.

어떤 순서로 판단하나요?

1. 특허 유효성과 발신인 권한 확인
2. 청구항과 내 제품 대비(문언침해·균등침해)
3. 선행기술·선사용 자료 조사
4. 위 결과를 바탕으로 무효·회피·협상 중 조합 선택
5. 비용·기간·사업 영향 비교 후 실행

정리

경고장을 받았을 때 가장 나쁜 선택은 아무것도 따져 보지 않고 겁먹고 물러서는 것입니다. 무효, 회피, 협상의 카드를 모두 손에 쥔 상태에서 고르십시오.

경고장 대응 전체 기준이 궁금하다면 → 특허침해 경고장을 받았다면? 답장하기 전에 꼭 확인할 5가지