특허침해 경고장, 보낸 사람에게 권한이 있나요? 특허권자·전용실시권자·통상실시권자의 차이

결론: 경고장 발신인의 '자격'부터 확인하십시오

특허침해 경고장을 받으면 대부분 특허 내용만 봅니다. 하지만 그보다 먼저 확인할 것이 있습니다. 경고장을 보낸 사람에게 실제로 그런 요구를 할 권한이 있는가입니다.

특허등록원부로 확인합니다

특허등록원부는 부동산 등기부처럼 특허권의 권리관계를 보여 주는 공적 장부입니다. 특허로(patent.go.kr) 등에서 발급받을 수 있고, 다음을 확인합니다.

• 현재 특허권자가 누구인지(양도로 바뀌었을 수 있음)
• 전용실시권이 설정되어 있는지, 그 범위(지역·기간·내용)
• 특허권이 여러 사람의 공유인지
• 질권 설정, 소멸 여부 등

누가 무엇을 청구할 수 있나요?

전용실시권자

전용실시권자는 설정된 범위 안에서 특허발명을 독점적으로 실시할 권리를 가지고, 자신의 이름으로 침해금지와 손해배상을 청구할 수 있습니다(특허법 제126조). 다만 전용실시권은 등록해야 효력이 생기므로, 원부에 등록되어 있는지 확인해야 합니다.

통상실시권자

통상실시권은 특허발명을 실시할 수 있는 권리일 뿐, 다른 사람의 실시를 막을 독점권이 아닙니다. 그래서 통상실시권자는 원칙적으로 독자적인 침해금지청구권이 없습니다. 통상실시권자가 직접 침해 중단을 요구한다면 그 법적 근거부터 따져 봐야 합니다.

공유 특허

공유 특허권자 중 한 사람도 보존행위로서 원칙적으로 침해금지를 청구할 수 있습니다. 다만 공유 특허는 지분 양도나 실시권 설정에 다른 공유자의 동의가 필요하므로(특허법 제99조), 라이선스 협상을 할 때는 공유자 전원의 동의가 있는지 확인해야 합니다. 한 사람과만 계약하면 나중에 다른 공유자가 문제를 제기할 수 있습니다.

이런 경우는 특히 주의하십시오

• 판매대리점이나 유통사가 보낸 경고장: 특허권자가 아니라 단순 거래처라면 청구 권한이 없을 수 있습니다.
• 특허권이 양도된 뒤 예전 권리자가 보낸 경고장: 원부상 현재 권리자를 확인해야 합니다.
• 해외 특허를 근거로 한 경고장: 한국 특허가 없다면 국내 행위에 대해서는 원칙적으로 특허권 효력이 미치지 않습니다.

대응 방법

• 권한이 없다면: 그 근거를 들어 단호하게 반박합니다.
• 권한이 있더라도: 그 범위를 넘어선 요구(설정 범위 밖의 제품·지역에 대한 요구 등)까지 받아들일 이유는 없습니다.
• 라이선스를 검토한다면: 계약 상대방이 실시권을 허락할 권한이 있는지 확인합니다.

정리

특허가 유효한지만큼 중요한 것이 '누가' 청구하는지입니다. 등록원부 한 장으로 상대방 주장의 절반을 걸러 낼 수 있습니다.

경고장 대응 전체 기준이 궁금하다면 → 특허침해 경고장을 받았다면? 답장하기 전에 꼭 확인할 5가지