특허침해 경고장을 받았다면? 답장하기 전에 꼭 확인할 5가지

결론: 경고장은 '주장'일 뿐, 아직 확인된 것은 없습니다

"판매를 즉시 중단하지 않으면 손해배상을 청구하고 형사 고소하겠다." 이런 경고장을 받으면 누구나 겁이 납니다. 하지만 경고장을 받았다고 해서 실제로 특허침해가 성립하는 것은 아닙니다.

특허가 실제로 유효한지, 내 제품이 특허를 침해한 것이 맞는지, 상대방에게 그런 요구를 할 권한이 있는지. 아직 아무것도 확인되지 않았습니다. 침해 여부도 확인하지 않고 책임부터 인정하면, 상대방에게 스스로 불리한 증거를 쥐여 주게 됩니다.

1. 상대방 특허가 실제로 유효한지부터

특허정보검색서비스 키프리스(KIPRIS)에서 특허번호를 검색해 보십시오.

• 출원과 등록은 다릅니다. 출원은 특허를 달라고 신청한 단계일 뿐, 아직 특허권이 생긴 것이 아닙니다. 다만 출원이 공개된 뒤 경고를 받았다면, 나중에 특허가 등록될 경우 경고 이후의 실시에 대해 보상금 청구를 받을 수 있습니다(특허법 제65조). 출원 단계라고 무시해서도 안 됩니다.
• 최종 등록된 청구범위를 기준으로 봐야 합니다. 심사 과정에서 청구범위가 줄어들었을 수 있습니다.
• 존속기간: 특허권은 원칙적으로 출원일부터 20년까지 존속합니다(특허법 제88조). 연차등록료를 내지 않아 일찍 소멸한 경우도 있습니다.

이미 소멸한 특허라면 원칙적으로 소멸 이후의 행위에 대해서는 침해 책임을 물을 수 없습니다.

2. 경고장을 보낸 사람에게 권한이 있는지

특허가 유효해도 누구나 침해 중단이나 손해배상을 요구할 수 있는 것은 아닙니다. 부동산 등기부를 보듯 특허등록원부를 확인해 특허권자와 발신인이 일치하는지 대조하십시오. 전용실시권자는 독자적으로 침해금지를 청구할 수 있지만, 통상실시권자는 원칙적으로 그럴 수 없습니다. → 경고장 보낸 사람에게 권한이 있나요?

3. 상대방이 주장하는 기술적 유사성

제품이 비슷하다고 무조건 침해가 되지는 않습니다. 특허침해는 구성요소 완비의 원칙에 따라 판단합니다. 청구항이 A, B, C로 이뤄져 있는데 내 제품에 A와 B만 있다면 원칙적으로 문언침해는 성립하지 않습니다.

다만 일부가 다르더라도 핵심 기술사상과 작용효과가 실질적으로 같다면 균등침해가 인정될 수 있어, 이 가능성까지 검토해야 합니다. → 청구항이 좁으면 특허침해를 주장할 수 없나요?

4. 특허출원보다 앞선 기술의 흔적

기술이 겹치더라도 다툴 방법은 남아 있습니다. 상대방 출원 전부터 독자적으로 개발해 사업에 쓰거나 준비했다면 선사용권을, 이미 알려진 기술이거나 그로부터 쉽게 만들 수 있는 기술이라면 자유실시기술 항변을 주장할 수 있습니다. → 먼저 개발했거나 이미 알려진 기술이라면 특허침해가 아닌가요?

5. 승산과 실익을 기준으로 대응책 선택

경고장 대응에서 가장 중요한 것은 법적 승산과 사업에 미칠 영향을 따져 가장 유리한 전략을 고르는 것입니다. 대표적으로 특허무효심판, 회피설계, 협상과 라이선스가 있습니다. → 무효심판·회피설계·라이선스 중 무엇을 선택해야 하나요?

답장하기 전에 하지 말아야 할 것

• 침해를 인정하는 표현("저희 제품이 특허를 침해한 것 같습니다")
• 검토 없이 판매 중단이나 합의금 약속
• 감정적인 장문의 반박

답장은 위 다섯 가지를 확인한 뒤, 인정할 것과 다툴 것을 정리해서 보내십시오.

정리

상대방이 경고장을 보냈다고 해서 대응의 주도권까지 넘겨줄 필요는 없습니다. 두려움에 시간을 허비하지 말고, 지금 확인할 수 있는 것부터 냉정하게 따져 보십시오.