먼저 개발했거나 이미 알려진 기술이라면 특허침해가 아닌가요? 선사용권과 자유실시기술 항변

결론: 기술이 겹쳐도 '먼저'를 증명하면 다툴 수 있습니다

"저희가 먼저 개발했는데요", "이건 원래 업계에서 다 쓰던 기술인데요." 특허침해 경고장을 받은 기업에서 가장 많이 나오는 말입니다. 이런 사정은 실제로 강력한 방어 수단이 될 수 있습니다. 다만 말이 아니라 자료로 증명해야 합니다.

선사용권: 먼저 사업을 시작했다면

특허법 제103조는 상대방의 특허출원 당시 그 발명 내용을 알지 못하고 독자적으로 발명했거나 그런 사람으로부터 알게 되어, 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있거나 사업을 준비하고 있던 사람에게 통상실시권을 인정합니다.

요건

• 상대방 발명을 베끼지 않고 독자적으로 알게 되었을 것
• 상대방 출원일 이전에 실시하거나 실시를 준비하고 있었을 것
• 국내에서의 실시 또는 준비일 것
• 단순한 연구 단계가 아니라 사업으로 실시하거나, 즉시 실시할 수 있을 정도로 준비가 진행되었을 것

효과와 한계

선사용권이 인정되면 실시하거나 준비하던 발명과 사업 목적의 범위 안에서 대가 없이 계속 실시할 수 있습니다. 다만 그 범위를 넘어 제품을 크게 바꾸거나 다른 사업으로 넓히면 보호받지 못할 수 있습니다.

지금 확보해야 할 자료

날짜와 개발 경위를 확인할 수 있는 자료가 핵심입니다.

• 개발보고서, 연구노트, 설계도면(작성일이 남은 것)
• 회의록, 이메일, 메신저 기록
• 시제품 제작 의뢰서, 금형 발주서, 견적서
• 거래명세서, 납품 기록, 판매 기록
• 사업계획서, 투자 유치 자료

자유실시기술 항변: 이미 알려진 기술이라면

내 제품에 쓰인 기술이 상대방 특허출원 전에 이미 공개된 기술이거나, 그 분야의 통상의 기술자가 공개된 기술로부터 쉽게 만들 수 있는 기술이라면, 특허 권리범위에 속하지 않는다고 다툴 수 있습니다. 이를 자유실시기술 항변이라고 합니다.

이 항변은 상대방 특허 자체의 무효를 다투는 것이 아니라, 내가 실시하는 기술이 누구나 자유롭게 쓸 수 있는 기술이라는 점을 보여 주는 방식입니다. 그래서 특허무효심판을 따로 거치지 않아도 침해소송 안에서 주장할 수 있습니다.

근거 자료 찾는 법

• 국내외 특허문헌(키프리스, 해외 특허 데이터베이스)
• 학술논문, 학회 발표 자료
• 출원 전에 판매된 제품의 설명서, 카탈로그, 홍보물
• 업계 표준 문서, 전시회 자료

더 나아가: 특허무효심판

선행기술을 찾다 보면 상대방 특허 자체가 신규성이나 진보성이 없다는 근거가 나오기도 합니다. 그렇다면 특허무효심판을 청구해 특허를 처음부터 없던 것으로 만드는 방법도 검토할 수 있습니다. → 특허침해소송에서 상대방이 특허무효를 주장하면 어떻게 되나요?

정리

"먼저 했다", "원래 있던 기술이다"는 말은 날짜가 찍힌 자료가 있을 때만 힘을 가집니다. 경고장을 받았다면 내부 자료부터 찾으십시오.

경고장 대응 전체 기준이 궁금하다면 → 특허침해 경고장을 받았다면? 답장하기 전에 꼭 확인할 5가지