특허 거절이유 의견서·보정서는 어떻게 쓰나요? 거절결정 후 재심사·불복심판까지

결론: 의견서는 '설득', 보정서는 '재설계'입니다

거절이유통지에 대응하는 도구는 두 가지입니다.

실무에서는 두 가지를 함께 내는 경우가 많습니다. 꼭 필요한 만큼만 보정하고, 나머지는 의견서로 지켜 내는 것이 핵심입니다.

기한부터 확인하십시오

거절이유통지서에는 의견서 제출 기한이 적혀 있습니다. 기한 안에 대응하지 않으면 그대로 거절결정이 나올 수 있습니다. 준비할 시간이 부족하면 기간 연장을 신청할 수 있지만, 연장에도 한도와 비용이 있으므로 통지서를 받으면 바로 검토를 시작하십시오.

의견서 작성법

• 심사관의 논리를 정확히 분해합니다. 어떤 선행기술의 어느 부분을, 내 청구항의 어느 구성과 대응시켰는지 표로 정리합니다.
• 차이를 구성과 효과로 보여 줍니다. "다르다"는 주장이 아니라, 어떤 구성이 없고 그래서 어떤 효과 차이가 생기는지 구체적으로 씁니다.
• 결합이 쉽지 않다는 근거를 댑니다. 진보성 거절이라면 선행기술들을 합칠 동기가 없거나, 합치면 오히려 원래 목적을 해친다는 점 등을 논증합니다.
• 객관적 자료를 붙입니다. 실험 데이터, 비교 시험 결과, 상업적 성공 자료가 도움이 됩니다.
• 필요하면 심사관 면담을 신청해 기술을 직접 설명할 수 있습니다.

보정서 작성법

보정의 한계: 새로운 내용은 넣을 수 없습니다

보정은 출원할 때 처음 낸 명세서와 도면에 적힌 범위 안에서만 할 수 있습니다. 출원 후 새로 생각한 구성을 추가하는 것은 허용되지 않습니다. 그래서 처음 출원할 때 실시예와 변형례를 충분히 적어 두는 것이 중요합니다.

또 최후 거절이유통지를 받은 뒤에는 보정할 수 있는 범위가 더 좁아집니다(청구범위 감축, 잘못된 기재 정정 등).

보정 전략

• 선행기술과 겹치는 부분만 덜어 냅니다.
• 명세서에 적어 둔 내 기술만의 세부 구성을 청구항에 추가해 차별점을 만듭니다.
• 핵심 청구항은 지키면서, 좁은 종속항을 독립항으로 올리는 등 여러 층의 권리를 남깁니다.
• 보정으로 줄인 범위는 나중에 침해소송에서 제약이 되므로, 경쟁사 제품을 염두에 두고 범위를 정합니다.

그래도 거절결정이 나왔다면

재심사 청구와 불복심판은 둘 중 하나를 선택해야 하고, 심판을 청구한 뒤에는 재심사를 청구할 수 없습니다. 보정으로 해결할 수 있으면 재심사, 심사관의 판단 자체가 틀렸다고 본다면 불복심판이 일반적인 선택입니다.

정리

의견서로 지킬 것은 지키고, 보정서로 양보할 것만 양보하십시오. 거절결정이 나와도 3개월이라는 기회가 남아 있습니다.

거절 이유별 판단 기준은 → 특허 거절이유통지서를 받았다면? 거절되는 3가지 이유와 대응 방법